Автор вправе распоряжаться исключительными правами на результат своего интеллектуального труда по личному усмотрению. Одной из правомочностей собственника является возможность передачи исключительных прав полностью или частично иному лицу.

В первом случае имеется в виду полное отчуждение имущественных прав в пользу другого лица. При частичной передаче прав к контрагенту переходит лишь возможность временно пользоваться исключительными правами автора . Наиболее частым является второй вариант передачи исключительных прав – предоставление права пользования объектом на договорных основаниях в объёмах, оговорённых в соглашении. Частичная передача прав оформляется в виде лицензионного договора. Как его заключить и каковы его особенности? Как оформить один из наиболее популярных договоров – на распространение и использование программного обеспечения? Обо всем этом мы расскажем далее.

Лицензионный договор, его виды и особенности

Лицензионный договор правообладатели заключают с целью передачи права пользования объектом интеллектуальной собственности иным лицам (ст. 1235 ГК РФ).

Такая передача прав осуществляется в пределах, оговорённых сторонами, за рамки которых контрагент автора не может выходить. Договор может быть платным или безвозмездным.

Лицензионный договор – самостоятельная категория соглашений в гражданском праве. Характеристика лицензионного договора иногда позволяет его спутать с другими гражданскими соглашениями. Он имеет сходные черты с торговыми контрактами, но отличается от них тем, что человек не лишается своих прав собственности. Различие с договором аренды заключается в самом объекте, так как по лицензионному договору передаётся исключительное право пользования результатами умственного труда .

Сторонами соглашения выступают правообладатель (лицензиар) и его контрагент – лицензиат, которому предоставляется возможность пользования этими правами. Как с одной, так и с другой стороны могут выступать в роли контрагентов юридические, и физические лица. Полномочия представителей подтверждаются доверенностями.

Гражданский кодекс предусматривает 2 вида договоров (ст. 1236 ГК РФ):

• исключительные – заключаются с одним контрагентом без возможности оформить аналогичные договоры с иными лицензиатами;
• неисключительные – лицензиар может предоставлять право пользования объектом неограниченному кругу лиц.

Кроме того, в ГК РФ можно встретить понятие открытого договора. При открытом договоре патентообладатель или владелец свидетельства на средства индивидуализации сообщает в Роспатент о своём намерении заключить лицензионный договор. Роспатент публикуют сведения об этом на официальной странице, и каждый желающий может обратиться к правообладателю с целью оформления соглашения.

На практике встречается несколько видов договоров. Все они имеют свои особенности. Классификация соглашений зависит от вида объекта, права на который предоставляются по договорённости. Например, есть лицензионный договор о предоставлении права использования произведения, соглашение о праве на селекционные наработки, на программы для ЭВМ и т. п.

Существуют также регистрируемые и не подлежащие регистрации сделки.

Регистрация лицензионного договора требуется, если права на объект были получены через Роспатент.

Если объектов несколько, обычно идёт речь о такой разновидности лицензионных соглашений, как концессионные, когда лицензиар передаёт контрагенту право на использование своего коммерческого наименования, товарного знака, раскрывает секреты деятельности (допустим, каналы сбыта продукции), предоставляет услуги по раскрутке лицензиата. Так работают крупные сети, яркий пример – Макдональдс.

Договоры могут быть классифицированы в зависимости от самой лицензии. Например, выделяют:

• чистые лицензии и сопутствующие (в первом случае заключается самостоятельный документ, а во втором – лицензия выступает частью других сделок);
• принудительные и добровольные лицензии (принудительное лицензирование имеет место, когда лицензиар публично заявил о намерении заключить сделку и уклонился от неё);
• лицензии и сублицензии (во втором варианте лицензиат, получив разрешение от лицензиара, вправе найти сублицензиата для передачи ему исключительных прав, которыми обладает сам).

Лицензионные договоры считаются особой формой правоотношений. Рассмотрим законодательные требования к ним подробнее.

Оформление сделки

Форма лицензионного договора всегда письменная. С данного правила есть только одно исключение. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения не требует обязательного письменного вида, если результат умственного труда направляется на печать в периодику (ст. 1286 ГК РФ).

К лицензионным соглашениям законодатель предъявляет те же требования, что и к другим документам. Они могут быть двуязычными или составленными на одном языке, подписанными в установленной форме, полномочия сторон должны подкрепляться при необходимости доверенностями.

Стороны вправе составить предварительный лицензионный договор, где изложить своё намерение об оформлении сделки в дальнейшем. При заключении такого договора правовые последствия не возникают, но сторона, контрагент которой уклоняется от подписания основного договора, вправе заставить её сделать это принудительно через суд (ст. 429 ГК РФ).

Отправлять соглашение на регистрацию следует только при передаче в пользование тех объектов, которые ранее проходили через Роспатент – полезных моделей, изобретений, торговых знаков и т. д. Так как регистрация некоторых объектов осуществляется по желанию самого автора (например, госрегистрация программного обеспечения), то необходимость регистрации зависит от факта оформления в Роспатенте специального свидетельства на объект, подтверждающего наличие исключительных прав.

Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения в сферах литературы, архитектуры, музыки госрегистрации не подлежит. То же касается и сделок с раскрытием производственных секретов, коммерческими обозначениями и объектами, отнесёнными к смежным правам.

Существенные условия лицензионного договора, обязательные для описания в документе, следующие.

1. Предмет сделки.
2. Объём передаваемых прав и способы их реализации.
3. Цена договора. Когда заключается безвозмездный лицензионный договор, в документе обязательно указывается неоплатный характер сделки, иначе она расценивается как незаключённая.

Кроме описания обязательных условий, стороны должны прийти к договорённости по следующим пунктам.

1. Территория реализации предоставленных прав. Если документ не будет содержать этого пункта, считается, что наработками правообладателя лицензиат может пользоваться по всей России.
2. Сроки действия. Они не могут превышать периода существования исключительных прав. Если контрагенты не упомянули в соглашении времени его действия, предполагается, что сделка оформлена на 5-летний период.
3. Правовой статус контрагентов – описание прав и обязанностей сторон.
4. Механизм расторжения лицензионного договора в одностороннем порядке.
5. Возможность заключения субдоговоров.

Без перечисленных пунктов договор имеет право на жизнь, но их наличие в документе крайне желательно, особенно для сделок, подлежащих госрегистрации. Это связано с тем, что Роспатент требует, чтобы в заявлении на регистрацию сделки данные положения были освещены (ст. 1232 ГК РФ).

Также контрагенты вправе договориться об иных условиях, являющихся, по их мнению, существенными. Например, об ответственности при прекращении договора по вине одного из участников сделки, о форс-мажорах, о фактах, вследствие возникновения которых соглашение можно будет считать расторгнутым и т.д. Бланки необходимых договоров можно найти в интернете, но лучше составить документ под руководством практикующего юриста.

Договор об использовании программного обеспечения

Лицензионный договор на программное обеспечение – достаточно частый вид сделок на сегодняшний день.

Соглашение на предоставление программного обеспечения должно иметь приблизительно следующую структуру.

1. В шапке пишется название договора с указанием его вида – исключительный или нет.
2. Содержание документа может быть следующим:

• основные термины, используемые в теле соглашения – деятельность с использованием электронных вычислительных машин достаточно сложная для обычного обывателя, поэтому каждое понятие следует описать максимально подробно;
• предмет сделки – передача в пользование программного обеспечения;
• способ использования программы;
• правовой статус сторон;
• механизм передачи прав;
• порядок расчётов;
• дополнительные условия (возможность оформления сублицензии, гарантии защиты исключительных прав со стороны лицензиата, возможность размещения рекламы лицензиатом в отношении программного обеспечения);
• прекращение договорных отношений;
• ответственность сторон, порядок разрешения конфликтных ситуаций и возмещения убытков с расторгаемого договора;
• сроки и территория действия.

1. Реквизиты сторон с указанием доверенностей. Подписи.

Госрегистрацию лицензионного договора на программное обеспечение следует проводить в Роспатенте (если программное обеспечение было в нём зарегистрировано ранее). Заявление на регистрацию подают стороны соглашения или их представители на основании доверенностей.

1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

(см. текст в предыдущей редакции)

3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.

Введение

Как правильно оформить права на приобретенное программное обеспечение (ПО)? Как выбрать оптимальную форму контрактования, защитить свои права пользователя ПО и не потерять при этом на налогах? Предлагаем вашему вниманию обзор договорных схем, применяемых в IT для приобретения программного обеспечения. Ввиду сложности и объемности материала обзор разбит на две части. Первая часть посвящена общему описанию правоотношений, касающихся приобретения прав на софт, и содержит обзор договоров, которые заключаются при наличии уже разработанного, существующего программного обеспечения. Вторая часть сфокусирована на договорных схемах, используемых при создании программного обеспечения, а также на сопутствующих приобретению ПО договорах.

Настоящая статья может в первую очередь заинтересовать приобретателей прав на софт, однако вполне вероятно, что она будет небезынтересна и правообладателям. Также следует оговориться, что настоящий обзор рассматривает только взаимоотношения в рамках коммерческого оборота между организациями. Взаимоотношения B 2C не являются предметом рассмотрения обзора, хотя изложенное может во многом применяться по аналогии и к отношениям с потребителями.

Также в настоящей статье не рассматриваются вопросы, касающиеся свободного ПО (открытых лицензий в терминологии новелл ГК РФ), поскольку это отдельная большая тема.

Что такое приобретение программного обеспечения

К сожалению, на сегодняшний день далеко не все участники рынка (даже среди профессионалов в сфере программного обеспечения и прочих информационных технологий) понимают, чем именно они торгуют и какие правоотношения возникают при так называемой продаже программного обеспечения. Хотя надо отметить, что год от года юридическая грамотность продавцов заметно повышается и сейчас уже довольно редко встречаются такие выражения, как «аренда», «лизинг лицензий» и другие сомнительные с позиции действующего законодательства термины. В настоящее время в договорной практике для описания предмета договора чаще всего используются следующие термины:

Продажа лицензий на ПО;

Продажа ПО;

Продажа экземпляров ПО;

Передача прав на ПО;

Передача ПО;

Предоставление прав на ПО;

Предоставление простой лицензии на ПО;

Реализация ПО;

Уступка права на ПО и т. д.

Какой же из перечисленных и многих других терминов может быть признан наиболее корректным? Ответ на этот вопрос можно дать только после определения воли сторон и, следовательно, типа договора, который будет ими использован для оформления взаимоотношений.

Виды правоотношений в связи с реализацией программного обеспечения

Прежде всего, важно уяснить саму суть правоотношений, связанных с реализацией ПО. Согласно ст. 1225 и 1259 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ), программы для ЭВМ (которые в обиходе чаще называют «софт», «программное обеспечение», «ПО», «компьютерные программы») являются объектами интеллектуальной деятельности и подлежат охране специальным разделом права — авторским правом.

- исключительное право, которым правообладатель может распоряжаться по собственному усмотрению, в том числе отказаться от него или передать его в полном объеме третьим лицам. То есть это право является коммерческой составляющей авторского права — правом, на котором можно заработать;

- личные неимущественные права (право авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения и др.), которые не могут отчуждаться автором и всегда принадлежат только ему. Таким образом, указанные права не могут вводиться в торговый оборот, заработать на них в рамках договорных правоотношений не получится.

При этом ст. 1227 ГК РФ говорит о том, что интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а переход права собственности на вещь по общему правилу не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что предмет договоров на реализацию программного обеспечения должен быть каким-то образом связан с исключительным правом на ПО, а не с правом собственности на диск с дистрибутивом, и будет зависеть от объема прав, который правообладатель готов предоставить в отношении ПО покупателю.

Самое время для удобства провести систематизацию ПО и договоров о распоряжении правами на его использование.

В целях договорного оформления правоотношений ПО удобно разделить на уже существующее и еще не созданное. Объем предоставляемых по договору прав можно разделить на полный (отчуждение исключительного права в полном объеме) и частичный (предоставление определенного набора правомочий, перечисленных в ст. 1270 ГК РФ) Это и есть основные признаки, исходя из которых, на наш взгляд, следует выбирать договорную схему.

Ситуация 1. Программное обеспечение уже разработано

П. 1. ст. 1233 ГК РФ устанавливает два способа распоряжения своим исключительным правом на произведение (к которому по закону приравнивается ПО): отчуждение в пользу другого лица исключительного права или предоставление другому лицу права использования в установленных лицензионным договором пределах. Рассмотрим оба способа по порядку.

Описание ситуации:

Организация 1, являющаяся правообладателем в отношении зарегистрированного товарного знака, предполагает заключить с Организацией 2 лицензионный договор на использование товарного знака.

В свою очередь Организация 2 (лицензиат) с согласия Организации 1 (лицензиар) предполагает заключить сублицензионный договор с Организацией 3 (сублицензиат).

Все указанные организации осуществляют реальную самостоятельную деятельность по оказанию услуг общественного питания; применяют упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы минус расходы"; не являются по отношению друг к другу аффилированными, и не связаны какими-либо иными отношениями, позволяющими контролировать хозяйственную деятельность какой-либо из указанных организаций.

Фактическое использование товарного знака (без договорных оснований) Организацией 2 осуществляется с июня 2011 года; Организацией 3 - с мая 2013. Представлены устные пояснения, что право на товарный знак Организацией 1 зарегистрировано в ноябре 2013 года на основании решения суда.

Возможно ли при заключении лицензионного/сублицензионного договоров в текущем периоде распространить их действие на предшествующий период, т.е. с даты фактического использования товарного знака?

Согласно пункту 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Согласно п. 2 ст. 425 ГК РФ стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора. Следовательно, для распространения действия договора на отношения сторон, возникшие до даты его заключения, необходимо прямое указание на это в договоре. Такое указание может быть сделано путем включения в договор пункта о том, что он распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с определенной даты в прошлом.

На правомерность согласования в договоре условия о применении договора к отношениям, возникшим до его заключения, указал и Президиум ВАС РФ в Информационном письме от 11.01.2002 N 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой".

Президиум ВАС РФ в постановлении от 23.08.2005 N 1928/05 указал, что, по смыслу п. 2 ст. 425 ГК РФ, распространение условий договора на предшествующий его заключению период возможно в том случае, когда между сторонами фактически существовали соответствующие отношения.

При рассмотрении споров о дате, с которой действует договор, суды учитывают фактические отношения сторон в период с даты начала действия договора, указанной в нем, до даты его подписания. ВАС РФ в Определении от 07.06.2011 N ВАС-6673/11 по делу N А27-4396/2010 указал, что ссылки на указанный договор в переписке между сторонами в этот период признаются доказательством наличия у сторон волеизъявления на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до его заключения.

Следовательно, организация вправе учесть лицензионные платежи в составе налогооблагаемых затрат до государственной регистрации договора в случае, если в договор включено положение о том, что условия договора распространены на период с момента фактической передачи налогоплательщику права использования объекта интеллектуальной собственности.

В то же время, применительно к рассматриваемой ситуации возникает вопрос о конкретном периоде времени, предшествующем заключению лицензионного договора, на который может быть распространено действие этого договора.

Дело в том, что, по нашему мнению, распространение действия договора на ранее возникшие отношения возможно, но при условии, что в период возникновения (существования) этих фактических отношений имелись в наличии все условия (прежде всего, правовые) для заключения соответствующего договора. То есть лицензионный договор, в принципе, мог бы быть заключен, однако по тем или иным

причинам лицо использовало чужой товарный знак без заключения договора.

Как следует из запроса, фактическое использование товарного знака Организацией 2 осуществляется с июня 2011 года. При этом Организация 1 зарегистрировала в установленном порядке указанный товарный знак на свое имя только в ноябре 2013 года (хотя заявка на регистрацию товарного знака была подана еще в 2011 году). Вопрос: В какой момент времени Организация 1 стала обладателем исключительных прав на товарный знак и получила возможность передавать указанный товарный знак в пользование третьих лиц по лицензионным договорам?

В соответствии с п. 1 ст. 1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных

предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое

свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. Согласно ст. 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Наконец, в соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю).

Кроме того, по смыслу п. 1 ст. 1489 ГК РФ лицензионный договор может быть заключен между обладателем исключительного права на товарный знак

(лицензиаром) и другим лицом (лицензиатом), которому предоставляется право на использование соответствующего товарного знака.

Среди специалистов нет однозначного мнения о том, в какой момент у лица возникает исключительное право на товарный знак и возможность распоряжаться им. Одни считают, что исключительное право возникает с момента подачи заявки на регистрацию товарного знака. В обоснование этого они ссылаются на п. 1 ст. 1491 ГК РФ, согласно которому исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Другие полагают, что исключительное право возникает не ранее государственной регистрации товарного знака (т.е. внесения записи о товарном знаке в соответствующий реестр). Третьи акцентируют внимание на дату опубликования информации о регистрации товарного знака.

Однако большинство специалистов (и мы также придерживаемся этой точки зрения) склоняются к тому, что исключительное право на товарный знак, а значит, и право распоряжения указанным товарным знаком путем заключения лицензионных договоров, возникает с момента регистрации товарного знака в установленном порядке. Об этом свидетельствует и содержание все тех норм ГК РФ, которые мы привели выше.

Что касается п. 1 ст. 1491 ГК РФ, то, по нашему мнению, она сформулирована крайне неудачно и противоречит нормам, закрепленным в ст.ст. 1232, 1477, 1479, 1481, 1484 ГК РФ, а также другим нормам закона. На наш взгляд, истинный смысл этой нормы состоит в том, что 10-летний срок, по истечении которого прекращается действие товарного знака, следует исчислять не с момента регистрации товарного знака, а с момента подачи заявки о регистрации. Эта норма вовсе не устанавливает момент возникновения исключительного права на товарный знак у его правообладателя.

На основании изложенного считаем возможным сделать следующие выводы:

Исключительное право на товарный знак и, как следствие, право распоряжения указанным товарным знаком путем заключения лицензионного договора возникло у

Организации 1 в ноябре 2013 года (после осуществления государственной регистрации товарного знака в установленном порядке);

До этого момента (т.е. до ноября 2013 г.) Организация 1 не являлась обладателем исключительного права на данный товарный знак, вследствие чего не могла распоряжаться товарным знаком, в том числе передавать право пользования им по лицензионному договору;

Поскольку до момента государственной регистрации товарного знака Организация 1 не являлась обладателем исключительных прав на него и не могла им распоряжаться, то и фактических отношений по передаче Организацией 1 товарного знака в пользование третьих лиц, на которые можно было бы распространить действие заключенного позднее лицензионного договора, до ноября 2013 года быть не могло. Безусловно, здесь нами высказано исключительно наше мнение по поставленному вопросу. При этом, как мы отметили выше, существуют и другие точки зрения в отношении момента возникновения исключительного права на товарный знак и, соответственно, права на заключение лицензионного договора с третьим лицом.

Если в рассматриваемой ситуации стороны сочтут возможным распространить действие лицензионного (сублицензионного) договора на период времени до регистрации товарного знака на имя Организации 1 (например, на период времени с момента подачи заявки на регистрацию), то при возникновении споров (в т.ч. с контролирующими органами) стороны могут попытаться обосновать свою позицию ссылкой на ст. 1491 ГК РФ.

В то же время мы считаем, что распространение действия лицензионного (сублицензионного) договора на отношения, существовавшие до регистрации товарного знака на имя Организации 1, будет сопряжено с определенными налоговыми рисками.

Так, на основании норм ст. 346.16, 346.17, 252 НК РФ, неоднократных выводов судов об оценке действительности хозяйственных операций, отраженных в учете налогоплательщика, представители налоговых органов могут отказать в учете расходов Организации 2 и Организации 3 по лицензионному и сублицензионному договорам для целей налогообложения. В обоснование своих выводов, скорее всего, представители ФНС укажут на фактическое отсутствие права лицензиара на объект правоотношений (зарегистрированный товарный знак) со ссылками на рассмотренные выше положения ст. 1232, 1477, 1479, 1481, 1484 ГК РФ.

В таком случае налогоплательщикам придется отстаивать свою позицию в судебных инстанциях.

Дело в том, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1238 ГК РФ при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

Иными словами, предоставление лицензиатом права на использование результата интеллектуальной деятельности (в т.ч. товарного знака) сублицензиату допускается только с согласия (причем, письменного) правообладателя (лицензиара).

Если в настоящее время Организация 1 (лицензиар) и Организация 2 (лицензиат) заключат между собой лицензионный договор с условием о согласии лицензиара на заключение лицензиатом сублицензионных договоров с третьими лицами (в частности, с Организацией 3), то это согласие, на наш взгляд, будет распространяться лишь на будущее время (т.е. на оформление сублицензионных отношений в будущем, после заключения лицензионного договора).

Однако в рассматриваемой ситуации Организация 2 и Организация 3 при подписании сублицензионного договора планируют распространить его действие на фактические сублицензионные отношения, возникшие еще до заключения как сублицензионного, так и лицензионного договора. Но тогда возникает вопрос, а вправе ли стороны сублицензионного договора распространять его действие на ранее возникшие между ними сублицензионные отношения, если в тот период времени письменного согласия правообладателя на передачу товарного знака в пользование третьих лиц еще не было. Полагаем, что и этот вопрос является в достаточной степени спорным.

По этой причине при оформлении договоров (лицензионного, сублицензионного) считаем целесообразным, чтобы правообладатель (лицензиар) не просто согласовал возможность заключения сублицензионного договора с Организацией 3, но и дал согласие на распространение действия этого договора на ранее возникшие с определенной даты отношения. В этом случае можно говорить об одобрении сделки и, как следствие, невозможности ее последующего оспаривания.

Возможно ли при описании условий о вознаграждении за использование товарного знака указать фиксированную сумму, подлежащую единовременной выплате, при заключении договоров, а также ежемесячные платежи за будущие периоды?

Исходя из пункта 5 статьи 1235 ГК РФ, лицензионный договор предполагается возмездным, если самим договором прямо не предусмотрено иное.

По смыслу пункта 5 статьи 1235 в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Каких-либо специальных ограничений в отношении размера вознаграждения, уплачиваемого по лицензионному договору в связи с приобретением прав на товарный знак, гражданское законодательство не предусматривает. Следовательно, здесь применяются общие правила.

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" пункт 5 ст. 1235 дополнен абзацем следующего содержания:

"Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме".

Указанные изменения вступили в силу с 01.10.2014.

На этом основании полагаем, что стороны по лицензионному / сублицензионному договору вправе установить фиксированную сумму, подлежащую единовременной выплате, при заключении договоров, а также ежемесячные платежи за будущие периоды.

Возможно ли установление платы по сублицензионному договору в размере меньшем, чем по сублицензионному? Если да, то возможно ли в этом случае признание сублицензионных платежей завышенными?

Согласно п. 1 ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

Таким образом, правовых ограничений на размер вознаграждения, уплачиваемого лицензиару за пользование товарным знаком, не существует. Поэтому стороны определяют сумму лицензионного платежа по взаимному согласию.

В соответствии с п. 5 ст. 1238 ГК РФ нормы, предусмотренные для лицензионных договоров, распространяются и на сублицензионные договоры.

На этом основании размер сублицензионных платежей не ставится в зависимость от платежей по лицензионному договору.

Налоговые органы, при проведении мероприятий налогового контроля, могут заострить внимание на размере лицензионных и сублицензионных платежей и провести оценку на предмет экономической оправданности расходов лицензиата. Президиум ВАС РФ в Постановлении от 14.06.2011 N 15093/10, признавая выводы налогового органа об экономической неоправданности расходов по уплате лицензионных платежей неправомерными, установил и указал, что доход общества от использования товарных знаков не ограничивается только платежами, получаемыми по сублицензионным договорам.

Кроме того, нормы ст. 40 НК РФ "Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения", которыми предоставлено право налоговым органам проверять правильность применения цен по сделкам, со дня вступления в силу Федерального закона от 18.07.2011 N 227-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения" применяются исключительно к сделкам, доходы и (или) расходы по которым признаны в соответствии с главой 25 до дня вступления в силу указанного Закона, т.е. до 01.01.2012 года.

С 01.01.2012 налоговые органы вправе осуществлять контроль применения цен по сделкам только между взаимозависимыми лицами в соответствии с положениями Раздела V. 1 НК РФ "Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании".

В соответствии с условиями запроса оценке подлежат взаимоотношения организаций, которые не подпадают под определение взаимозависимых лиц, установленное ст. 105.1 НК РФ.

Таким образом, по нашему мнению, установление платы по лицензионному договору в размере меньшем, чем по сублицензионному, возможно. Риск признания сублицензионных платежей завышенными минимален. При наличии претензий со стороны налоговых органов свою позицию, скорее всего, Обществу придется отстаивать в судебном порядке.

При каких условиях налоговый орган может посчитать размеры лицензионных платежей завышенными (заниженными)? Существуют ли объективные критерии в целях налогообложения для признания налоговыми органами лицензионных платежей завышенными (заниженными)? Какие негативные

административные/налоговые последствия могут быть при признании лицензионных платежей завышенными (заниженными)?

Как указано выше, каких-либо критериев оценки лицензионных платежей для признания их завышенными или заниженными между лицами, не являющимися взаимозависимыми, в целях налогообложения нет. Действующее налоговое законодательство не распространяет право налоговых органов осуществлять контроль применяемых цен по сделкам между лицами, не подпадающими под критерии, установленные ст. 105.1 НК РФ "Взаимозависимые лица".

Стоит отметить, что Налоговый кодекс РФ не содержит разъяснений по вопросу экономической обоснованности расходов, если налогоплательщик не получил дохода по конкретной операции.

Минфин России в письмах от 21.05.2010 N 03-03-06/1/341, от 25.08.2010 N 03-03- 06/1/565, от 26.04.2011 N 03-03-06/1/269 неоднократно указывал, что если произведенные организацией расходы соответствуют положениям ст. 252 НК РФ, такие расходы учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль в порядке, установленном НК РФ, независимо от наличия или отсутствия доходов от реализации в соответствующем налоговом периоде.

В письме от 08.12.2006 N 03-03-04/1/821 Минфин указал, что организация учитывает расходы как в периоде получения доходов, так и в периоде, в котором она их не получает, при условии, что осуществляемая деятельность в целом направлена на получение доходов.

Арбитражные суды в своих постановлениях также указывают, что по смыслу ст. 252 НК РФ экономическая обоснованность понесенных налогоплательщиком расходов определяется не фактическим получением доходов в конкретном налоговом (отчетном) периоде, а направленностью таких расходов на получение дохода (Постановления ФАС Уральского округа от 04.03.2009 N Ф09-890/09-С2 по делу N А47-3675/2007АК-22, ФАС Северо-Кавказского округа от 15.06.2011 по делу N А53-17381/2010, ФАС Московского округа от 08.02.2012 по делу N А40-485/10-4- 264 и др.)

В Постановлении от 19.11.2007 N Ф09-8659/07-С3 по делу N А76-29311/06 ФАС Уральского округа указал, что критерием экономической обоснованности расходов является предполагаемое получение дохода, а не конечный финансовый результат от сделки.

На основании изложенного считаем, что критериями, которые могут послужить основанием для претензий со стороны налоговых органов, будут являться условия получения доходов налогоплательщиками. Критерий 20%, скорее всего, не будет применяться на том основании, что нормы ст. 40 НК РФ не распространяются на текущий налоговый период.

В качестве негативных последствий такого отношения контролирующих органов к деятельности общества можно выделить лишь риск привлечения к налоговой ответственности ввиду занижения цен для исчисления доходов. Учитывая арбитражную практику, письма Минфина, считаем, что такой риск в рассматриваемых правоотношениях минимален.

Возможно ли предусмотреть право лицензиара/лицензиата (по сублицензионному договору) на ежегодное фиксированное увеличение платы по договорам в одностороннем порядке, без подписания дополнительных соглашений, при условии, что такой порядок и основания увеличения будут детально описаны?

В соответствии с п. 2 ст. 424 ГК РФ изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке.

Пунктом 5 ст. 1235 ГК РФ также определено, что порядок и размер лицензионных платежей устанавливаются договором.

Каких-либо законодательных ограничений по изменению размера лицензионных (сублицензионных) платежей нормами гл. 69 ГК РФ не установлено.

На основании приведенных норм считаем, что закрепление порядка и оснований ежегодного увеличения размера лицензионных (сублицензионных) платежей в договоре не будет противоречить нормам гражданского законодательства. При этом рекомендуем такие положения закрепить в качестве отдельного приложения к договору в виде графика изменения размера лицензионного платежа.

Лицензионным договором является соглашение, на основании которого автор любого произведения искусства, науки, литературы (иначе - лицензиар) предоставляет иной стороне (иначе - лицензиату) право на использование произведения в рамках, предусмотренных данным договором.

Что это за договор?

Документ выступает в качестве авторского лицензионного договора. Однако в законодательстве РФ такое понятие не предусмотрено. В более емком плане используется понятие "лицензия" в отношении рассматриваемого актуального аспекта. Этот вид понятия в сокращенном виде указан и в Гражданском кодексе РФ.

В данной статье рассмотрим существенные условия лицензионного договора.

Юридическая природа лицензионного договора состоит в том, что он может быть:

• консенсуальным;
• взаимным;
• возмездным.

В целом, в отсутствии согласия на то автора никто не вправе использовать авторские произведения. Рассматриваемый вид имеет форму данного разрешения. В переводе с английского языка "лицензия" означает разрешение. Такой вид не нужно олицетворять с разрешениями, которые выдают государственные органы, в том числе разрешением на занятие торговлей. При этом необходимо понять, какова суть условий лицензионного договора. Кроме того, лицензиар за предоставленную услугу имеет право на получение вознаграждения. Следовательно, требует ответа и то, какие виды оплаты лицензиару положены и как они осуществляются. Ответы на эти вопросы разъяснят суть лицензионного договора и в целом необходимости его заключения.

Существенные условия лицензионного договора

Существенными условиями в данном случае будут:

Итак, основным условием является предмет договора. Должен быть указан объект авторского права, на что и предоставляется соответствующее разрешение. Бывают случаи, когда предметом договора являются, например, зарегистрированная программа для компьютера и база данных. В таком случае отмечают реквизитные данные из свидетельства о государственной регистрации. Также методы использования могут отражаться в виде публичного показа или, например, практической реализации архитектурного проекта. Лицензиатом приобретается право на использование труда автора непосредственно по способам, вытекающим из лицензионного договора.

Виды лицензий рассмотрим ниже.

Важно отметить, что в каждом лицензионном договоре должно быть отражено сочетание всех вышеназванных условий, включая цену услуг лицензиара. Однако следует понимать, что каждая из сторон ответственна за условия, указанные в договоре. Немаловажен срок и территория действия данного соглашения, а также вид ответственности лицензиара и лицензиата.

Подчеркнем, что правильное определение предмета договора, способа использования и цены - неотъемлемое условие рассматриваемого вида договора.

Образец лицензионного договора представлен ниже.

Форма договора

Немаловажным является вопрос, касающийся формы такого вида договора на произведение. По умолчанию все лицензионные договоры имеют письменную форму. При несоблюдении такого условия заключенный договор недействителен. Большая часть договоров об интеллектуальной собственности заключается по индивидуальным правилам. Образец лицензионного договора - тому подтверждение.

Особая разновидность - субли-цензионный договор, при котором письменным согласием лицензиара лицензиат может предоставить право использовать результат интеллектуальной деятельности иному лицу.

Исключения из правил

Выделим несколько исключений из правил в области письменной формы:

Предмет лицензионного договора в виде права использования произведения в печатном издании возможно установить устно. В периодических печатных изданиях достаточно много печатной информации, поэтому законодательством предъявляются к форме лицензионных договоров небольшие требования.

Предмет лицензионного договора в виде программы для компьютера либо базы данных подлежит использованию в соответствии с условиями, предусмотренными программой. Иначе такой вид договора именуется коробочной лицензией. Следует отметить: общее правило подразумевает письменную форму предмета, периодическое издание - письменную и устную формы предмета, а для программы, предназначенной для компьютера и базы данных, предусмотрена письменная форма и заключение на условиях, установленных соответствующей программой.

Существенные условия лицензионного договора интересуют многих.

Исключительная и неисключительная лицензия

Подобные договоры делятся на простые (неисключительные) и исключительные лицензии. По условиям первого документа за лицензиаром сохраняется право на выдачу разрешения иным лицам. Эта лицензия представляет собой общее правило, если иное не предусмотрено договором.

Что подразумевает исключительный лицензионный договор?

Это документ с условиями исключительной лицензии. Здесь предполагается отсутствие прав у лицензиара на предоставление разрешения иным лицам. У лицензиата при этом возникает единоличное право в области использования труда автора с соответствующими условиями договора.

Виды

Разрешения (лицензии) делят на:

Внешнеэкономические (специфические лицензии, предоставляемые органами государственной власти по вопросу ввоза, вывоза и транзита определенной продукции, при этом данные функции в свободном плане невозможны). Обладают определенным сроком, подлежат выдаче по заявлению экспортера или импортера.

Государственные лицензии - для осуществления незапрещенного вида деятельности на основании соблюдения всех условий.

Генеральные, которые представляют собой действующие на протяжении определенного периода лицензии, предназначенные для экспортируемой или импортируемой продукции в отсутствии требований к объему, цене.



• Простые лицензии, то есть с предоставлением права использования патента на произведения в рамках срока, предусмотренного лицензионным договором, следовательно, лицензиар вправе самостоятельно использовать или передавать его иным лицам.

  Индивидуальные, являющиеся разовыми для осуществления некоторой торговой сделки.

  Полные, с предоставлением права в сфере использования произведений во время срока действия патента, после чего такие права переходят третьим лицам.

Права и обязанности сторон лицензионного договора

К числу обязанностей лицензиара следует отнести:

Предоставление права на использование произведения, в том числе передачу лицензиату произведения на материальном носителе.

Воздержание от некоторых действий, которые способны сделать сложным использование труда автора со стороны лицензиата.

Отсутствие возможности заключения лицензионных договоров использования произведения с иными лицами (исключительная лицензия).

Неисключительный лицензионный договор рассмотрен выше.



Обязанности лицензиата

Среди обязанностей лицензиата выделяют:

Уплату вознаграждения, предусмотренного лицензионным договором.

Представление лицензиару отчетов по вопросу использования произведения. Следует обратить внимание на то, что лицензионным договором предусматривается вознаграждение лицензиару как паушальный взнос или роялти.

Соблюдение пределов использования произведения, которые предусмотрены условиями договора с учетом вида лицензии.

Вознаграждение

Важное условие - это платежи. Расчет между сторонами договора производится непосредственно лицензиаром и лицензиатом. Данное условие должно быть отражено в договоре. Регулируется нормами Гражданского законодательства. За предоставление прав использования объекта авторских прав (предмета договора) лицензиатом должен уплачиваться некоторый объем вознаграждения. В том числе:

вид текущего отчисления - роялти, периодические отчисления, которые, в свою очередь, должны устанавливаться как процентные ставки - к примеру, от суммы продаж лицензируемого произведения; является самым популярным видом;

вид паушального платежа, то есть фиксированная сумма, указанная в договоре.

при участии лицензиара в доходах от продаж лицензируемого произведения оплата составляет 10-30%;

возможна передача акций, облигаций, технической документации, это составляет 5-40% акций.

По общему правилу разрешения могут продаваться, основываясь на лицензионном договоре, где указана информация о виде лицензии, правах использования предмета. Она может быть предоставлена на некоторое время, впоследствии становится недействительной (после истечения срока действия). Например, лицензионный договор на программное обеспечение.

Международное лицензионное соглашение

Под ним понимается соглашение, при котором одной стороной (лицензиаром) предоставляется право использования произведения (лицензия) другой стороне (лицензиату), который осуществляет соответствующую оплату за данную услугу. Объект такого договора - это лицензия на произведение, иной объект. Как видим, и национальное лицензионное соглашение, и международное по определению схожи.



Выводы

Таким образом, проанализировав основные условия лицензионного договора, его предмет, а также вознаграждение лицензиара, следует отметить, что существенными условиями являются правильное определение предмета договора, способ его использования и цена. Среди основных видов вознаграждений выделим текущие отчисления, паушальный платеж, передачу акций, облигаций, технической документации, наличный расчет (первоначальный). Следовательно, при заключении лицензионного договора между его сторонами должны быть согласованы все неотъемлемые условия в устном порядке, после чего отражены в письменной форме.

Сроки

Большое внимание уделяется срокам лицензионного договора, поскольку после их истечения он становится недействительным. Лица, являющиеся его сторонами, должны нести определенные законодательством Российской Федерации права и обязанности. Их выполнение обязательно, в противном случае возможны разногласия между сторонами. Все лицензионные договоры имеют письменную форму. При несоблюдении такого условия заключенный договор недействителен. Большая часть договоров в области интеллектуальной собственности заключается по индивидуальным правилам.

Мы рассмотрели существенные условия лицензионного договора.